案例：有在先注册商标，延续性商标一定能获准注册吗
案件要点
商标申请人拥有基础注册商标的，基础商标的注册情况不能成为延续性商标获准注册的当然依据。在基础注册商标并未使用或并不具有知名度的情况下，在后申请相同或近似商标的还是应当谨慎行事，充分评估注册风险。
案情概要
2008年1月，自然人李某在第33类酒商品上申请注册了一枚“合家”商标（以下简称“被异议商标”），2009年12月，该商标初审公告。公告期内，泸州老窖股份有限公司（以下简称“异议人”）以被异议商标与其在先注册的“合家欢”商标（以下简称“引证商标”）构成近似为由，对被异议商标提出异议申请。商标局审理后认为被异议商标与引证商标未构成近似商标，裁定被异议商标予以核准注册。2012年6月，泸州老窖股份有限公司针对前述裁定提出异议复审，2013年8月，商标评审委员会作出与商标局完全相反的裁定，认为被异议商标与引证商标构成近似商标，对被异议商标不予核准注册。
李某不服商评委裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，诉称被异议商标“合家”与引证商标“合家欢”商标在含义方面存在差别，不构成近似。同时，李某还主张其拥有先于引证商标注册的第938084号“合家”商标的专用权，本案被异议商标与该商标文字相同，核定商品类似，因此应当获准注册。经审理，北京市第一中级人民法院认为被异议商标“合家”与引证商标“合家欢”在文字组成、读音及含义方面均不具有明显差别，两商标共存于酒类商品市场极易导致消费者的混淆误认，因此判定两商标构成近似。而关于李某主张的其在先注册的第938084号“合家”商标的情况，法院则认为商标审查遵循个案审查原则，其他商标的注册情况不能成为被异议商标获准注册的当然依据，因而未予支持。
李某不服，又向北京市高级人民法院提出上诉。李某坚持认为其在先拥有相同或类似商品上“合家”商标专用权，且“合家”商标与“合家欢”商标在形、音、义方面存在差别，因此应当予以核准注册。经审理，北京高院认为，被异议商标由汉字“合家”构成，引证商标由汉字“合家欢”构成，根据我国相关公众的认读能力，在引证商标已经完整包含了被异议商标，且“合家”与“合家欢”从含义上并未形成明显区别的情况下，被异议商标与引证商标使用在同一种或者类似商品上，易使相关公众认为相关商品来源于同一主体或存在特定联系，进而对商品的来源产生混淆、误认。因此，一审判决及商评委第36065号裁定关于被异议商标与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的认定并无不当。同时，被异议商标的可注册性审查受到其形成时间、形成环境、在案证据等多种条件影响，其他商标的申请、审查、核准情况与本案没有必然的关联性，也不能成为本案的定案依据。虽然上诉人李某享有第938084号“合家”商标的专用权，但其没有证据表明该商标已经形成了稳定的商誉，并与其具有一一对应关系。在被异议商标已经违反原《商标法》第二十八条的情况下，上诉人拥有在先“合家”商标专用权的事实无法排除消费者将被异议商标与引证商标混淆的可能。因此，被异议商标不应被核准注册。
律师点评
商标申请人拥有基础注册商标的，延续性商标是否当然的应被核准注册？本案的终审判决告诉我们，答案是否定的。除商标审查应遵循个案审查原则外，商标延续性注册是否与其他在先申请商标构成类似商品上的近似商标，还应当从该申请商标标识所蕴含的商誉进行考量。若基础注册商标的使用及宣传能够使相应商标标识与商品提供者确定一一对应关系，从而能使相关公众将其在相同或者类似商品上的延续性商标与基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商誉能够延展至延续性商标，进而再去判断延续性商标是否会与他人在先申请注册商标造成相关公众混淆、误认，若不构成对商品来源的混淆时，可以予以核准延续性商标的申请注册。
具体到本案中，李某虽然享有第938084号“合家”商标的专用权，但其并没有证据表明该商标经过使用宣传形成较高的商誉，且因这种商誉的延续，消费者可以确定地将被异议商标与基础注册商标（第938084号“合家”商标）及李某一一对应。而被异议商标与泸州老窖股份有限公司“合家欢”商标已经构成相同类似商品上的近似商标，如果核准被异议商标注册，其在使用时极易导致消费者将其与“合家欢”商标混淆，并产生商品来源的误认。因而，引证商标“合家欢”已经切断了被异议商标与第938084号“合家”商标及李某之间的联系，在这种情况下，基础注册商标不能成为被异议商标获准注册的当然依据。
对此，《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第9条有明确规定：“基础商标注册后、在后商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下，在后商标申请人主张其系基础商标的延续的，不予支持。”因此，即便是有基础注册商标的，倘若该商标并未使用或并不具有知名度的，在后申请相同或近似商标的还是应当谨慎行事，充分评估注册风险。
