当注册商标碰上注册商标

很多律师在代理商标权利人进行维权的过程中，经常遇到一些傍名牌者，或是“理直气壮”或是“一脸无辜”地，拿出自己的商标注册证，抗议道：“瞧，我也是有商标的啊，你告我干甚？”

有时代理人前期没有对侵权主体的知识产权状况，进行充分的检索研究，或者存在案外人授权等情况，导致前期知识产权信息检索不完备。当对方突然亮出一纸商标，千万别慌，睁大了双眼看仔细对方商标证上的信息，特别注意注册商标的形态，以及核定使用的商品范围。

一、注册商标vs注册商标，原则上需要先通过行政途径解决。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第二条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理”。

以上条款的第一句，确立了法院针对注册商标告注册商标的处理原则。其逻辑在于，商标的确权属于行政机关的职责范围，如果原告认为对方商标侵犯了自身商标权，等于质疑商标局给对方颁发商标证这个行为，那可以找商标局解决，法院不能“越俎代庖”，故不予受理，并“告知原告向有关行政主管机关申请解决”。

这种情况，原告维权成本大大增加：首先要向商标局商标评审委员会申请无效对方的商标。而很多时候，即便商评委最终做出了无效决定，遇到一些和你“死磕”的对手，他们还会提起行政诉讼。一审、二审下来，原告不得不投入更多的时间和金钱。

所幸实践中，众多傍名牌的侵权案例，用到的并非第一句中的处理原则，而是后面一句例外情形：但书，由此省掉了许多大费周章的环节。

二、但书：对方注册商标在实际使用中存在超越范围的情形，应予受理。

所谓“超越范围”，主要指两种情形：

第一种，超越了注册商标核定使用的范围。比如被告的注册商标核定使用的商品，是第三类的化妆品，但实际使用的商品却是第三十类的调味品。

第二种，超越了注册商标核定使用的形态，包括改变显著特征、拆分、组合等方式。比如，被告核准注册的商标是“麦广当州老”，实际使用的是“广州 麦当劳”；再比如，被告核准注册的商标是“三米青”，实际使用的是“三精”；或者，被告拥有“梦娜”、“丽莎”两个注册商标，实际却是将这两个注册商标合在一起使用，即“蒙娜丽莎”。

以上两种情形，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第二条第二款明确了法院是“应当受理”。也就是说，原告可以省去商标无效等前置程序，而直接提起民事侵权诉讼，且对方不能再单纯以其商标合法注册为由进行抗辩。

三、为什么可诉？---《商标法》的依据

商标权两种基本功能：专用权和排斥权。

所谓排斥权，是在相同或者类似商品上排斥他人注册和使用相同或者近似商标的权利，该内容不在本文展开讨论。

所谓专用权，《商标法》第五十六条规定“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。

对权利人自身来说，这一条划定了其专用权的权利边界：只能在核准使用的商品上使用核准注册的商标，既不能随意超越商品范围，也不能随意改变商标形态，否则不享有注册商标专用权。

回到本文讨论的主题，为什么《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》中，特别规定了对于原告以他人超出核定商品的范围，或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同，或者近似为由提起诉讼的，应当予以受理？就在于此刻的被告使用注册商标不合规范，已经不能拿其商标证（注册商标专用权）作为挡箭牌了。

四、超越范围的判断

（一）超越商品范围

《商标法》第二十二条第一款规定：“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请”，第二十三条规定“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请”，因而在《类似商品和服务区分表》中，商标核准注册的类别及商品名称，直接决定了注册商标的使用范围，如果实际使用的商品不在注册商标核定使用商品的范围内，即“超出核定商品的范围”。

在实践中，部分代理人喜欢搬出《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一、十二条规定，认为在类似商品上使用并未超出商标专用权的范围，但其实这是混淆了专用权和排斥权的概念。

（二）超越商标形态，即改变显著特征、拆分、组合等方式使用商标

怎么判断是否超越商标形态呢，本质上是判断实际使用的商标，是否改变了原注册商标的显著特征，进而变造出了一个“新商标”。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定：“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”。实践中，商标注册人在实际使用商标过程中，对其商标进行了细微的改变，如果这种改变没有改变注册商标原有形态的显著特征，难以产生实质性的视觉效果，可以不认为是改变了商标进行使用。例如，仅仅改变组合商标标识的一小部分，而该部分在整个商标中所占比例极小，且字体较小。

以上的一些判断标准，需要结合个案进行具体分析，特别是关于“是否改变了商标的显著特征”这种明显带有主观色彩的判断，最终的落脚点，是说服居中裁判的法官，要考验代理人的说理分析能力。

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