企业上市过程中商标权参考实务

一、企业IPO之路上的商标保护问题

拟上市企业面临的商标问题涵盖商标事务的方方面面，包括商标注册申请、商标使用、商标许可、商标转让、商标侵权等，要想鲤鱼跃龙门，顺利通过IPO，应对商标问题的复杂性就需要引起足够重视，充分认识和理解商标问题对企业上市可能产生的影响，就能积极采取措施解决企业上市中的商标问题了。

公司上市发行股票，畅游资本市场，是很多企业梦寐以求的一刻。然而IPO之路不都是一帆风顺、一路畅通的——2012年2月，飞人乔丹起诉乔丹体育股份有限公司商标涉嫌侵犯其姓名权，直接导致乔丹体育上市受阻；2015年5月，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司因商标纠纷被他人举报，不得不在上市前一天的关键时刻宣布暂缓发行股票；新东方、小肥羊等企业，都曾因商标纠纷险些错失上市机会……显然，商标纠纷已成为很多企业上市不可小觑的拦路虎，如何在上市之路上擒虎成功，还请看官喝下独家秘制的“三碗不过岗“：

第一碗：商标梳理，及时注册、转让与经营有关的商标

证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》中规定，发行人应合法拥有与其生产经营有关的商标所有权或者使用权。

为保证上市顺利，赢得市场份额，拟上市企业通常会重新进行品牌定位，扩张新领域，这就需要拟上市前，对现有商标体系进行梳理，查缺补漏，将商标注册范围覆盖现有和即将扩张的产品或服务领域，保证独立拥有与企业经营相关的商标所有权。此外，拟上市企业的大众关注度高，除了注册基础商标外，还需要考虑注册作为事前救济的防御、联合商标。

很多企业在创业初期设立的主商标，由于先天显著性较弱或者在发展期间商标被弱化、淡化，导致新领域注册主商标进程受阻。此时，可以考虑在主商标架构体系上延伸发展子品牌，借主商标之势宣传子品牌。但现实中，很多企业老板在衡量新创品牌宣传成本与主商标新领域使用侵权成本之后，毅然决然选择充满感情依恋的主商标，大有兵来将挡、水来土掩的决心。殊不知，这会为企业上市埋下后患，这里还是建议企业老板们能拿出壮士断腕的豪情，客观、理性地选择。

第二碗：建立商标内审及外部监控机制，及时采取救济措施

证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》中规定，发行人不得违反行政法规，受到行政处罚，不存在重大不利变化的风险。拟上市企业必须自备一套完备成熟的商标使用内部审核制度，设置专人专岗，规范各部门注册商标使用行为，未注册商标本身存在权利不确定性，因此建议在注册完成前不得对外使用。

此外，拟上市企业还应该建立健全的商标监控机制。监控是否存在与企业商标相同或近似的商标，监控竞争对手的商标申请情况，监控是否存在商标侵权的情形，一旦发现，及时采取商标异议、宣告无效、工商举报或者侵权诉讼的救济措施。

第三碗：商标资源再分配

证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》中规定，发行人与控股股东、实际控制人等关联方不得有显失公平的关联交易。一般来说，拟上市企业名下商标不在少数，有些商标跟企业主营业务关系紧密，有些商标则跟关联公司主营业务相关，后者商标通常由拟上市企业免费许可关联公司使用。如果继续保持商标权利人不变，待企业上市后，继续免费许可或者转让给关联公司将变得非常困难。因此，上市前，需要对商标资源进行再分配，与上市企业相关的商标继续留在其名下，关联公司可通过转让获取与其相关的商标，所谓各回各家、各找各妈。

絮叨半天，各位看官也看出来了，拟上市企业面临的商标问题涵盖商标事务的方方面面，包括商标注册申请、商标使用、商标许可、商标转让、商标侵权等，要想鲤鱼跃龙门，顺利通过IPO，应对商标问题的复杂性就需要引起足够重视，充分认识和理解商标问题对企业上市可能产生的影响，就能积极采取措施解决企业上市中的商标问题了。

关于发行人向其实际控制人汤秀清购买与大可精密的商号相关的注册编号为3931618号和7928447号的商标的原因；，以及发行人为何使用该商号作为商标而不使用本身的商号作为商标；汤秀清和大可精密使用上述商标或授权第三方使用上述商标的情况，包括但不限于报告期使用上述商标的主要产品或服务、来源于使用上述商标的产品或服务的营业收入和营业利润情况；发行人拥有的注册号为 3450465、3596093、3620409、3620410 商标的来源、购买的原因、时间、支付的价格及其相关变更手续办理的情况；发行人与大可精密是否存在关于使用其资产的协议的补充核查。

二、企业IPO商标纠纷—共用商标存在争议

在企业上市的过程中，有些东西企业可以共同拥有，但是有些东西绝对不能分享，比如商标专利这些比较重要而权属不好界定的资产。如果两家企业地位差异不大且业务没有什么往来的时候，那么两家可以相安无事。但是如果有一家业务逐渐做大威胁到另外一家利益的时候，或者是一家企业出现巨大利益另外一家有机会也狠狠咬上一口的时候，那么这个风险就会无限放大。退一步讲，就算是企业上市的时候这个问题并没有爆发，但是这显然是一口活火山且极其不稳定，说不定哪一天就会喷发爆炸，企业抱着这样一个大地雷上市肯定是不现实的。

1、核心问题

皇氏乳业的案例就是一个典型。皇氏乳业第一次申请审核时被否决的意见强调：发行人销售中使用的主要商标“甲天下”和“皇氏甲天下”与其他生产食品的企业共有，有关协议书中未明确划分共有双方的使用领域，发行人对该无形资产的权利受到较大限制，发行人未来经营中使用该商标存在出现较大不利变化的风险。

实际上，皇氏乳业所签署的商标共用协议的条款实在是很吓人，对于其自身来说的确是存在重大经营风险。食品行业作为典型的快消行业本来就对品牌有着很强的依赖性，而根据协议，发行人在商标共用上几乎没有任何明确的界定，且在后续的约定和管理中发行人也没有体现出哪怕一丁点的主动权，完全就是一半对一半的均势，审核部门因此认定发行人存在重大经营风险是有充分理由的。

2、解决思路

应该说，企业面临的商标共用的事实已经是不可调和的矛盾，从信息披露的痕迹也明显可以看出发行人根本就没有机会跟另外一家企业去协商，那么这个问题单纯从解释的角度去努力已经没有了任何意义。

皇氏乳业是二次申请上市成功，对于作为否决意见的商标问题，二次上市保荐机构自然是高度重视，并且做出了看似“至于死地而后生”的决定，那就是不再和稀泥的解释，直接作出最明确也看起来最佳的解决问题的思路：终止协议。两家保荐机构面临的是同样的问题，而处理的思路截然不同。

作出截然不同的处理，那么同时也需要为自己的决定做很多的解释和准备工作，在这个案例中第二次的处理思路还是有一些值得借鉴：①坦白承认商标共用存在很大的经营风险，以前没有解决的确是我们自己的问题。②主动放弃共用权，彻底解决商标共用可能存在的纠纷或风险③积极申请其他商标并采取措施进行积极地过渡和调整；④通过运行业绩证明这样的处理没有对企业产生不利影响。

当然，公开信息披露文件并没有解释曾经的商标共用协议是怎么形成的又如何签署的，也没有去解释后来共用协议解除的过程和后果，而事实上背后的故事可能远比我们想象的复杂和艰苦。这也是在这里给企业家提了一个醒，做一个决定哪怕是细小的决定都要深思熟路，不要留下任何隐患给自己添了麻烦。

3、总结

皇氏乳业前后两次对同一个问题截然不同的解决思路给了我们很大启示：如果是一些程序上的瑕疵甚至是违规的情况，只要这些程序并没有影响实质结果，也不会改变利益主体之前的利益分配局面，那么这些问题中介机构可以核查并发表明确意见。

但是，如果是一些实质性的问题，并且可能因为利益分配问题而存在潜在纠纷，甚至对企业生产经营带来重大不利影响，那么这个问题就不是通过解释合规性能够解决了。对于这样的问题，只能通过“利益还原”的方式进行正面解决，该是谁的利益给谁并且及时划清资产利益边界，不然这个问题永远都会是问题，并且不论是什么保荐制还是注册制，这样的企业都不应该成为公众公司。

三、公司上市过程中发生商标权诉讼的应对及解决

公司上市过程中，其竞争对手或其他利益相关方为了维护其自身利益或基于其他目的，往往采取举报、起诉等方式，阻止拟上市公司上市，以达到解决纠纷、获取高额和解费用等目的。挑起商标权争端是后者经常使用的方式之一。

由于拟上市公司处于上市的关键时刻，在时间上拖不起，其该如何应对商标权争端，实现顺利上市，需要专业律师提供有智慧的解决方案。笔者曾主办广东伊立浦电器股份有限公司与立邦涂料(中国)有限公司商标权纠纷诉讼案，并促成双方理性和解、成功帮助广东伊立浦电器股份有限公司顺利上市。该案对如何消除商标权诉讼对拟上市公司上市的不利影响具有一定的借鉴意义。

案情介绍：

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“伊立浦公司”)是国内知名小家电生产商，主要从事厨房小家电产品研发、生产和营销服务。伊立浦公司是目前中国最大的电饭煲、电烤炉生产基地之一。2006年8月，伊立浦公司决定申请在深圳证券交易所中小企业板上市。就在2007年底伊立浦公司发布上市招股说明书、等待证监会发行审核时，立邦涂料(中国)有限公司(以下简称“立邦公司”)向上海市第一中级人民法院提起商标权侵权诉讼。立邦公司诉称伊立浦公司正在使用的“立邦”商标侵犯其驰名商标“N+立邦”图文商标和“立邦”文字商标，要求伊立浦公司停止侵权行为，并赔偿损失1200万元。

对于伊立浦公司而言，由于立邦公司起诉时其正在等待证监会发行审查，处于上市前的关键时刻，此时出现诉讼，无疑对伊立浦公司上市进程造成巨大阻碍。事实上，因为在上市前出现知识产权诉讼而被迫暂停上市、被否决上市的情形非常多，此前国内还没有一家企业在存在巨额商标权诉讼的情况下能够顺利上市。伊立浦公司该如何化解上市过程中的商标权诉讼带来的负面影响，顺利上市?

代理过程及结果：

在上海市第一中级人民法院庭审中，立邦公司诉称其为“立邦”系列文字商标专用权人， 2003年1月至2006年5月，“立邦”商标被多个法院认定为驰名商标。伊立浦公司既构成对其在第2类商品上注册的第1692156号“立邦”驰名商标的侵权，也构成了对其在第11类商品上注册的第1698083号“立邦”注册商标的侵权。立邦涂料要求法院判令伊立浦公司停止生产带有“立邦”、“立邦电器”字样的家电产品，并停止在产品装潢和广告宣传品上使用“立邦”、“立邦电器”字样，同时要求伊立浦公司赔偿立邦涂料的损失1200万元。

伊立浦公司代理律师则在制定诉讼策略后针锋相对。首先，伊立浦公司举出大量证据证明立邦公司的上述商标并非驰名商标;其次，立邦公司2002年2月在第11类商品上获得的“立邦”注册商标的商品范围为灯类和电暖器等，而伊立浦公司在第11类上使用“立邦”商标的是电饭锅、电磁炉、电力压锅等，产品根本不同，因此伊立浦公司不存在侵犯立邦涂料第11类商品商标专用权的情形;最后，伊立浦公司以其享有在先使用权进行抗辩。

由于伊立浦公司对立邦公司拥有的“立邦”系列商标为驰名商标提出异议，并举出大量证据予以证明，这立即引起了立邦公司的激烈反应。在第一次庭审结束后，立邦公司即主动找到伊立浦公司进行和谈。在此之前，伊立浦公司为了顺利上市曾多次要求与立邦公司和解，但立邦公司均强硬拒绝。此次庭审后，由于伊立浦公司针对立邦公司的诉讼主张提出的反驳理由有理有据，立邦公司最终决定以伊立浦公司能够接受的条件与伊立浦公司和解，并撤回了商标权诉讼。

2008年4月25日，证监会对伊立浦公司首次公开发行股票申请进行审核并通过;7月16日，伊立浦公司在深圳证券交易所挂牌，正式成为国内A股上市公司一员。

案件评析：

本案能够取得双方理性和解的结果，关键在于伊立浦公司在本案中采取了一攻一守的诉讼策略。守，是以在先使用权进行抗辩，保证伊立浦公司立于不败之地;攻，即举出大量证据动摇立邦公司驰名商标，使其强化品牌效应的目的不仅无法达到，还有可能适得其反，促使立邦公司为了维护其商标的已有声誉，不得不接受伊立浦公司提出的和解条件。而采取一攻一守的诉讼策略，则主要是基于以下法律分析和判断：

一、伊立浦公司享有“立邦”商标在先使用权，但这不足以实现伊立浦公司顺利上市

伊立浦公司在立邦公司取得“立邦”注册商标之前，已经由关联公司南孚电器授权使用“立邦”商标，虽然南孚电器后来注销“立邦”商标，但伊立浦公司连续使用“立邦”商标至今，故依据《商标法》及主流理论，伊立浦公司对立邦商标享有在先使用权，这对立邦公司的诉讼主张能起到直接抗辩作用。

(一)伊立浦公司商标注册在先，使用在先，且该商标具有一定的知名度，故其享有在先使用权

在先使用权，是指某个商标虽由他人注册取得，但该商标的在先使用人可在原有范围内继续使用，不受注册商标专用权的拘束。在先使用权的目的是为了保护已经享有信誉的非注册商标的使用人的利益。公平是法律追求的价值之一，而仅仅因为未取得注册便导致善意使用该商标的人丧失已取得的利益，恰恰就是一种不公平，所以大多数国家在立法时均确立了在先使用权制度。

本案中，伊立浦公司自1995年起便一直连续使用“立邦”商标，伊立浦公司使用“立邦”注册商标的时间甚至早于立邦涂料所拥有的1698083号和1692156号注册商标。“立邦”牌小家电产品也已经获得了小家电市场的广泛认可，并没有侵犯立邦涂料的合法权益。

此外，伊立浦公司申请注册的几个“立邦”商标，其使用的商品类别是商品国际分类表第11类项下的电饭锅、水消毒净化设备、厨房用打火器具、电风扇、电压力锅(高压锅)、电炉灶、电油炸锅、电气奶瓶加热器、电热水瓶、电炊具、电吹风、消毒碗柜、饮水机、空气调节设备、厨房用抽油烟机等，这与立邦涂料引证的商品分类第11类的“立邦”商标所使用的商品并不相同。立邦涂料所拥有的“立邦”商标其知名度主要体现在油漆类产品，这与电器类产品在使用功能、用途、销售渠道等方面完全不同，人们不可能将两者联系起来，造成误认或混淆。

因此，伊立浦公司拥有“立邦”商标的在先使用权，并没有侵犯立邦涂料在第11类商品上注册的第1698083号“立邦”注册商标的专用权。

(二)伊立浦公司以在先使用权抗辩难以实现其最优诉讼目标

对于伊立浦公司而言，针对立邦公司的商标侵权诉讼，其最大目标是扫除该诉讼障碍，顺利实现上市。而如果伊立浦公司仅仅以在先使用权进行抗辩，并不能实现顺利上市。这是因为：

首先，由于此前立邦公司在上海市相关法院的商标权诉讼均获得法院支持，伊立浦公司担心法院不认可伊立浦公司对“立邦”商标的在先使用权，而径直以立邦公司拥有的“立邦”商标是驰名商标享有跨类保护为由认定伊立浦公司在电器上使用“立邦”商标是侵权行为。如果法院认定伊立浦公司构成商标侵权，则其上市注定将失败。

其次，即使法院认可伊立浦公司在先使用权的抗辩理由，但由于知识产权诉讼过程非常漫长，这对于希望通过上市融资、快速发展企业规模的伊立浦公司而言，是极为不利的。只要该案没有一个确定的结果，该诉讼对于伊立浦公司上市就是一个无法回避的实质性障碍。可以说，对于该案的审理结果，立邦公司可以等、可以拖，但伊立浦公司等不起、拖不起。

最后，即使法院快速审理认可伊立浦公司享有在先使用权，但是，基于前述对在先使用权的第四项合理限制，虽然伊立浦公司可以继续合理使用该商标，但必须按照立邦公司的要求，在使用该商标同时附加适当标识加以区别，以免造成混淆。这对于正在进行上市冲刺的伊立浦公司来说，这个结果仍然会对伊立浦公司的上市前景产生不利影响。

二、立邦公司诉讼目的在于强化其品牌效应，并试图获取高额和解费用

立邦公司为何要在伊立浦公司发行审核前的关键时刻提起商标权侵权诉讼?从立邦公司一贯的品牌战略和商标权诉讼提起的时机来分析，笔者认为其主要有两个目的：

1、强化其驰名商标品牌

立邦公司自2002年开始逐步强化其品牌效应，多次起诉持有与“立邦”商标相同或相似的商标权利人。自2002年至今，其已经发动了近百个诉讼案件。在这些诉讼中，立邦公司在第2类商品上的“立邦”商标被国内法院十余次认定为驰名商标。显然，通过商标侵权诉讼，立邦公司达到了强化品牌、宣传品牌、防止品牌淡化的目的。此次立邦公司起诉伊立浦公司，应该也是其强化品牌战略的应有内容之一。

2、获取高额和解费用

立邦公司起诉伊立浦公司，其目的不仅仅在于制止侵权，其另一层目的是趁伊立浦公司上市在即的敏感、脆弱时机，迫使伊立浦公司和解，不仅无偿取得伊立浦公司拥有的在其他类别商品上的“立邦”商标，同时附带可以获得巨额和解费用。

相比之下，伊立浦公司虽然可以用在先权进行抗辩，但由于其正处于上市的紧要关头，不仅输不起、也拖不起。在立邦看来，伊立浦公司为了顺利上市这个更大利益，没有理由不接受立邦公司的和解要价，虽然这要价十分高昂。

这就意味着，伊立浦公司一味防守，即使上市成功，也要付出高额代价。因此，伊立浦公司必须主动出击。

三、伊立浦公司用充分证据对立邦公司的驰名商标提出质疑

立邦公司的“立邦”文字商标虽然被若干个法院认定为驰名商标，其也通过驰名商标的司法认定取得了一系列商标侵权诉讼的胜利。看起来，“立邦”文字商标作为驰名商标，似乎是不可撼动的。但是，在诉讼过程中，如果思路得当、选准策略，总能取得意料之外的效果。

(一)从理论上看，驰名商标的司法认定属于事实认定，相对人可以对驰名商标提出异议

1、驰名商标应当具备知名度和美誉度

所谓驰名商标，依据《驰名商标认定和保护规定》第2条规定，是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。对于驰名商标，通说认为，驰名商标应当具备两个特征：知名度和美誉度。所谓知名度，是指驰名商标应当为相关公众广为知晓。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。所谓美誉度，是指商标获得公众信任、好感、接纳和欢迎的程度，侧重于“质”的评价，即公众对商标的信任和赞美程度。

2、驰名商标认定是事实认定，对方当事人可以提出异议

在我国，驰名商标的认定有两种方式，一是行政认定，即由商标局或商标评审委员会认定，二是司法认定，即由法院在审理涉及商标案件过程中基于审理必要对商标是否属于驰名商标予以认定。

首先，法院对驰名商标的认定应遵循“被动认定、个案认定”原则。所谓被动认定，是指只有在当事人提出申请或请求后，法院才对商标是否属于驰名商标进行认定。在当事人没有提出申请或请求的，法院不得主动进行认定。所谓个案认定，是指在具体个案中被司法机关认定为驰名商标的，并不等同于在其他侵权纠纷中也享受驰名商标的待遇，更不等同于在任何时候和范围内都受到特殊的保护。

其次，驰名商标的认定是事实认定，并非法律认定。依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)第13条规定，在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中，人民法院对于商标驰名的认定，仅作为案件事实和判决理由，不写入判决主文。

最后，对于驰名商标的行政认定和司法认定，在诉讼中对方当事人可以对该事实提出异议。依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)第7条规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前，曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标，被告对该商标驰名的事实不持异议的，人民法院应当予以认定。被告提出异议的，原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。

(二)从事实来看，立邦公司的“立邦”商标不具有很高的美誉度

基于上述理论分析，伊立浦公司代理律师开始对立邦公司和“立邦”商标进行相关背景调查，通过调查，律师发现：立邦公司的“立邦”商标虽多次被司法认定为驰名商标，但在诉讼时并未被国家商标局认定为驰名商标。而且，立邦公司在历史上存在商业贿赂、虚假宣传、污染环境、发布辱华广告等问题，这些问题对于其美誉度构成重大负面影响。

代理心得：

伊立浦公司上市成功，与其采取一攻一守的诉讼策略和与证监会积极沟通的应对措施密不可分。就该诉讼而言，需要律师准确判断立邦公司的诉讼目的，精准分析驰名商标司法认定的效力，详细调查立邦公司的相关情况，才能制定有针对性的诉讼策略，准确抓住立邦公司的软肋，最终实现双方理性和解。

笔者通过本案的代理，深切的感受到，企业在上市过程中经常会遭遇商标权诉讼，由于诉讼会对上市产生巨大负面影响，很多企业感到无法应对。本案则提供了一个很好的应对思路。

一、强化商标权保护意识

商标权保护意识淡化往往给商标权管理带来致命缺陷。伊立浦公司虽然由关联公司于1997年注册了相关“立邦”商标，但2002年由于人为原因误将上述注册商标注销，留下巨大法律漏洞。最终在其上市过程爆发了激烈的法律冲突。可以说，但凡商标权保护意识不足的企业，在上市过程中不可避免的会遭遇因商标权问题而带来的上市障碍。因此，对于企业而言，商标权是其核心竞争力之一，必须要强化商标权保护意识，建立完善的商标权保护制度体系。

二、积极抗辩，维护自身合法商标权

在知识经济时代，商标权是企业创造利润、开拓市场的重要手段。某些商标权人利用自身商标权，打击竞争对手，维护自身市场竞争优势。因此，对于某些“醉翁之意不在酒”的维权者，企业应当克服畏难心理，勇于抗辩，依法维护自身合法权益。本案的结果也凸显了证监会对待企业上市过程中发生诉讼的基本态度，即企业应当加强对相关信息的披露，而不是绝对的禁止存在纠纷或诉讼情形。企业应当意识到监管部门的态度，不应因即将要上市而一味退让和解，一味退让和解不仅可能使得企业要承担巨额和解费用，还可能直接影响上市进程。相反，如伊立浦公司一样，积极抗辩，反而能够促使对方接受和解条件，且能够顺利实现上市。

三、商标对企业运营的影响及商标保护规划

我们为什么要做商标？这里面有多少风险？作者通过以下一些案例跟大家分享一下。

先讲第一个，这个案子是广州的，原告是一家广州公司。

欧莱雅推出了一款兰蔻蜜妍滋养精华素，兰蔻大家都知道，我想当时欧莱雅的法务说这个商标可能有风险，你不要用，但是老板说没事，你用吧，兰蔻蜜妍肯定没问题的。结果广州公司采取法律手段，向工商投诉，向广州中级人民法院索赔500万。欧莱雅的法务比较专业，首先他们在媒体上做了宣传，同时他们采取了法律行动，这个法律行动在专业上是这样体现的，因为它涉及到工商投资，所以欧莱雅通过省局向国家局做了个请示，要求认定兰蔻蜜姸精华乳使用蜜妍不构成商标侵权，商标局也批复了，商标局认为兰蔻产品名称的使用没有侵犯注册商标。这个事情说明一个问题，作为一个新产品，我们要衡量法律风险，作为市场部门，他们可能更多地考虑是这个名字有作用，但最终公司还是决定下架，这也说明公司的决策没有充分考虑到商标的风险，为什么呢？第一，如果这个事情持续发酵下去，会让人误认为这个品牌是侵权的。第二，这个品牌做得越好，间接帮了广州公司的忙，兰蔻蜜妍做得好，客户会觉得那个蜜妍也不错，所以欧莱雅断然决定下架，说明商标的风险在产品新上市的时候需要防范。这是第一个案例。

第二个案例，陌陌大家都知道是一款移动软件，在2014年它在纳斯达克IPO的时候就被杭州公司诉讼，理由是侵权，索赔一千万。

杭州公司声称自己在交友服务上拥有这个商标，是不是呢？确实有，他们在第45类有交友服务，它自己的介绍是通过陌陌您可以认识身边的人，这其实就是交友，陌陌主要的功能最早的时候也是交友，北京陌陌说它的商标也注册了，第9类的软件，第38类的信息传送，第42类的网站，好像这些商标也能扣题，因为陌陌是一个软件，但陌陌这个软件的功能是什么呢？是交友，这个时候就有问题。其实我也想问问在座各位，假如你是北京陌陌的法务，你会认为使用陌陌是不是侵犯了杭州公司交友服务的商标权呢？这是一个值得探讨的问题，但作为老板来说可能不想说这个问题，因为你在IPO上市的时候，如果你不能尽快解决涉及到专利商标这些诉讼，你的IPO就进展不下去，这里面有一个反面例子，福建乔丹IPO就是因为乔丹诉福建乔丹，导致它的IPO一直通不过。从案件本身来说我跟大家分享一点，这个商标是在2012年8月份申请的，在2013年通过初审公告，它是2014年上市的，时间很快，也就是说你作为一个IPO的上市团队，你应该对你上市前的商标风险做一个全面的评估，如果它在2013年10月6日初审公告的时候提出异议，按照商标法的规定没有发注册证，这个事情如果监控到，就不会发生商标侵权诉讼，也不会让公司平白无故损失了一千万，即使这个诉讼解决不了，但这个诉讼不会影响IPO，因为它没有侵犯商标权。

第三个例子，是企业并购的商标风险案例。

三联商社是一家上市公司，它后来被三联集团重组了，它变成了山东知名的连锁卖场，三联在当年商务部旗下是排名全国前50强的连锁商场，在当时重组并购的时候签了一份协议，三联集团是三联商社的大股东，它把商标许可三联商社用，国美电器之所以那么壮大，除了它自身原因之外，和操盘手王光裕有关系，王光裕非常喜欢并购同行，并购同行有两个好处，第一是消费竞争对手。

第二是扩大你的销售额，增强你的话语权，你在跟厂商的谈判过程中，就不一样了，可能厂商给别人的折扣只有8%，可能给王光裕是6甚至5，他先后收购了黑天鹅、北方电器、金太阳、东泽、永乐、大重、易好家电器。2008年国美电器通过并购方式来清除山东区域竞争对手，正好三联商社股权发生问题了，王光裕趁机以别人的名义迅速以重金获得了三联商社的实际控股权，我印象中他只比三联集团多1%，因为他占了10%，三联集团是9%，但是他是大股东，三联集团丧失控股以后，国美就认为，这下我行了，我继续使用，并且开新店，三联集团说对不起，上市公司可以给你，但是商标是我的，所以我开不了三联商社，重新在你旁边开三联商店，也就是出现了两家三联，这是什么概念呢？

相当于你去国美，你会发现国美电器旁边开了一家国美商社，卖的东西是一样的，这下三联商社不乐意了，其实也是国美不乐意，他就起诉，你们先把商标给我，同时你不能用，三联商社说我之所以给你，当时是因为合同上写了一个东西，我是所有股东中的大股东，因为我是大股东，所以我现在不给你。

这个案子打了很久的官司，结果是三联集团赢了，法院认为既然当时签的授权协议前提是授权许可，必须要三联集团是三联商社的控股，这个股东条件丧失，三联集团确实可以不授权，既然它不授权，三联商社就没办法了，三联集团也就可以开三联家电了，这个案子是黄光欲收购这么多同行里面唯一一个算是失败的案子，因为其他收购都成功了，是因为商标都解决了，没有出现问题，这个商标出现了问题。

第四个例子，资产竞拍的商标风险案例。

奥妮洗发水在香港是有一定知名度的，请了周润发做广告，叫百年润发，这是一家国有企业，后来破产了，在法院拍卖，立白当时问了这有没有问题，法院说没问题，干净得很得，可以拍卖，立白以3100万元买了。卖了之后两个月，香港奥妮说对不起，我在2004就获得了20年的独占使用权，其他人再用是侵权的，这就相当于你花3100万买了一个豪宅，里面住了一家人，那家人不出来，那家人说除非我死了，你再过来。大家说立白有没有问题呢？

表面上是没问题的，为什么？是法院拍卖的，他们问了法院，说这个问题有没有问题，法院说没问题，你给钱，我就给你了，结果冒出这样一个事情，这个事情变得麻烦了。什么叫独占使用权？我解释一下，独占使用权的概念是商标所有人都不能使用，许可有三种，第一种是普通的，所有人可以用，你也可以用，第一个人也可以用，我可以给A用，也可以给B用，也可以给C用，也就是在江西可以找一个代理商，在北京、广州都可以找一个，这叫普通许可。第二是排除许可，只有商标所有人和被许可人两个人可以使用，不能有第三家。第三是独占，所有人都不能用，只有许可人可以用，这个案子立白吃了大亏，他没办法，只好去法院提出诉讼，对方不仅发出声明，而且在广东找了好几家授权商一起来生产销售，也就是市场上有两个奥妮洗发水，这种情况下进行诉讼，诉讼的时候遇到一个问题，到底独占使用权是否存在？

它能不能阻止立白第三人来使用？我们就回到一个简单的问题，《商标法》说了一条商标使用许可协议必须要去办备案，法院有司法解释，没有备案的合同也是有效的，这个奥妮的合同是没有备案的，但法院还有一条解释，没有备案的许可协议不能对抗善意第三人，什么叫做不能对抗善意第三人，这怎么理解呢？

法院没有说，这里面就有一个问题，香港奥妮这个协议确实没有办许可备案，立白可以称之为善意第三人，为什么？因为它通过法院购买，以一种公开的方式，这个拍卖当时起价是264万，经过激烈的竞争，由264万拍到3100万，所以立白绝对是一个善意的第三方，善意是什么意思呢？支付了合理的对价，并且不知情，才能称之为善意，假如你没有支付合理对价，就不可能称之为善意。

这个时候，到底未经许可备案的合同不能对抗善意第三人，这是什么概念呢？这个案子法院发挥了能动性，法院最终认为既然你这个许可协议没有办理备案，既然立白是个善意第三人，他就要维护他的权益，法院最终认为只有立白才可以用，奥妮没有权利使用，奥妮有问题的话，去找奥妮，你们俩协商一下合同纠纷问题，至少法院说现在只有立白可以用，所以给大家普及一个小小的知识，如果当时重庆奥妮确实向商标局办了许可备案，可能立白就很痛苦了。它就真的是买了3100万买了一个无法使用的空壳商标。

第五个例子，是产品商标注册风险案例，这是一个具体实操问题。

蒙娜丽莎听起来像是一个洋品牌，它是佛山做瓷砖的，做得不错，结果工商局发通知有一个蒙娜丽莎的卫浴出现问题，产品有问题，大家都以为坐便器卫浴是佛山蒙娜丽莎陶瓷的，结果一查发现，原来佛山公司是卖陶瓷的，瓷砖在商品分类表里面是19类，坐便器属于11类，佛山这家公司被广州蒙娜丽莎建材公司注册了，接下来来个人开始互掐，打了很久，据说结果赢了，但这种赢也是惨赢，到现在为止，它的坐便器还是没有要回来，这里面就是说商标注册是一个失败的案子。

作为一个陶瓷行业，坐便器就是马桶，是陶瓷，浴缸也是陶瓷的，实际上这不是一伙的，当时商标注册的时候，它应该在品牌有知名度的时候应该尽快延伸到这些领域，是一种防御性注册。

最后我简单讲一下商标的特性，这需要跟大家普及一下，商标有四个特性：

第一是无形性，损坏商标不是把商标标识给砸了，是模仿，未经许可使用，这很重要。

第二是专有性，车可以买一模一样的，衣服也可以买一模一样的，但商标不行，我有了，你就不能有，相同的不行，近似的也不行，所以那种阿迪达斯和阿迪王这种情况是不应该出现的，如果出现了作为一个权利人及时对商标的这些事情进行监控，早点发现，早点解决，代价是非常低的。

第三是地域性，这是最重要的一个问题，没有所谓的国际商标，商标只有中国商标、美国商标、欧共体商标、英国商标、德国商标。什么意思呢？如果一个商标只在美国注册了，没有在中国注册，又被你给注册了，你是有权利使用的。

如果一个专利只在美国申请，没有在中国申请，你是可以使用的，这就是知识产权的特点。当然只限于专利商标，它是有地域性的，跟国家主权有关，所以中国有特殊的地方，港澳台需要单独注册商标，中国虽然号称它们是我们固有的领导，但因为特殊，所以香港需要单独注册，澳门需要单独注册，台湾需要单独注册，这是地域性。

第四是时间性，商标一般来说是十年，但是它可以申请续展，专利权因为是科技一般来说只给20年或者10年时间，理由是因为科技如果像商标一样这样无限延展会阻碍这个行业的科技发展，所以我们给科技20年保护就够了。版权就不一样，它虽然很长，但它有期限，因为它也跟创意有关。商标不一样，因为它要经过使用，它有生命，所以法律允许你无限延长，所以一定要做好商标延续工作，十年有效。

来源：企业上市