《商标法》第二十八条对在先商标专用权的保护——第3546129号胡庆余堂商标异议复审案评析

　　基本案情

　　申请人（原异议人）：杭州胡庆余堂药业有限公司

　　被申请人（原被异议人）：姚某

　　被异议商标：第3546129号胡庆余堂商标

　　一、当事人主张

　　申请人杭州胡庆余堂药业有限公司的主要复审理由是：

　　1.“胡庆余堂”由申请人创始人胡雪岩所创，独创性较强，曾于2002年被认定为驰名商标。被申请人为浙江永康人，原在上海工作。申请人的宣传销售重点地区是浙江、上海，浙江还是“胡庆余堂”的发源地，被申请人理应知晓申请人商标。被异议商标与申请人注册在先的第336810号、第1728501号及第3088764号胡庆余堂商标（以下分别称为引证商标一、二、三）完全相同，明显是对申请人驰名商标的复制摹仿。

　　2.被异议商标与引证商标文字组成相同，被异议商标指定使用的啤酒、无酒精果汁饮料、苹果酒（非酒精）等商品与引证商标一、三核定使用的药酒、滋补口服液、果酒（含酒精）、苹果酒等商品在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面有很强的关联性。被申请人注册使用被异议商标，易使消费者将其误认为申请人或申请人的关联企业。综上，依据《商标法》第十三条第二款和第二十八条的规定，被异议商标应不予核准注册。

　　被申请人的主要答辩理由是：被异议商标指定使用的商品与引证商标指定使用的商品不属于类似商品，申请人提交的证据不足以证明其胡庆余堂商标是驰名商标。因此被异议商标应予核准注册。

　　二、商评委审理与裁定

　　商评委经审理查明：

　　1.被异议商标由被申请人姚某于2003年5月6日向商标局申请注册，指定使用在第32类啤酒等商品上。

　　2.引证商标一、二、三的申请日与注册日均早于被异议商标申请日，分别指定使用在第5类滋补口服液、第5类中药成药、第33类果酒（含酒精）等商品上。2004年10月22日，上述引证商标经商标局核准转让给杭州胡庆余堂投资有限公司。

　　3.被异议商标申请注册前，胡庆余堂商标分别于1992年8月15日、1997年10月30日两次被认定为浙江省著名商标，于2002年3月12日被认定为中药商品上的驰名商标。1996年12月，“胡庆余堂”商号被评为中华老字号。

　　4.被异议商标申请注册前，《杭州日报》、《中华工商时报》、《人民日报》、《都市快报》、《新民晚报》等媒体对申请人及其商标进行了宣传报道。马永祥所著《胡庆余堂》一书对胡庆余堂的历史发展、现状及其中药文化等进行了介绍。

　　以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。

　　商评委经审理认为：

　　被异议商标与引证商标均为繁体书写的文字“胡庆余堂”。被异议商标指定使用的啤酒、无酒精果汁饮料、苹果酒（非酒精）等商品与引证商标核定使用的药酒、滋补口服液、果酒（含酒精）、苹果酒等商品虽不属于类似商品和服务区分表中的同一群组，但是上述商品在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面存在一定联系。根据商评委查明的事实可知，引证商标经过使用和宣传已具有较高知名度，同时考虑到引证商标具有较强的独创性，被异议商标注册并使用在啤酒、无酒精果汁饮料、苹果酒（非酒精）等商品上，易使消费者将其与申请人联系在一起，从而对商品来源产生混淆误认。因此，被异议商标的注册申请已构成《商标法》第二十八条所指情形。

　　虽然申请人的胡庆余堂商标曾在2002年被认定为中药商品上的驰名商标，但鉴于申请人已在类似商品上在先注册了胡庆余堂商标，且商评委已在充分考虑引证商标的知名度的基础上，适用《商标法》第二十八条对被异议商标与引证商标的权利冲突进行了审理，因此本案无须再适用《商标法》第十三条。

　　综上，商评委依据《商标法》第二十八条、第三十三条、第三十四条的规定，对被异议商标不予核准注册。

　　评　析

　　本案的焦点问题为被异议商标与引证商标是否构成使用在相同或者类似商品上的近似商标。

　　从字面上看，《商标法》第二十八条的适用要件有两个：一是在后商标与在先商标相同或者近似，二是两商标指定使用商品相同或者类似。在多数情况下，满足这两个要件足以推定混淆存在的可能性。但在有些个案中，机械地适用上述要件可能导致行政机关的裁决效果与市场实际状况相背离，达不到法律调整的真正目的。在这种情况下，就要综合考量个案的具体情况作出判断。

　　适用《商标法》第二十八条时要考虑的其他因素主要包括：1.在先商标是否具有较强的独创性。2.系争商标所使用的商品或服务与在先商标核定使用的商品或服务是否具有较强的关联性。3.在先商标的知名度情况。4.系争商标注册人是否具有主观上搭便车的恶意。5.系争商标与在先商标是否高度近似。6.系争商标的注册或者使用是否容易导致相关公众的混淆和误认。

　　以上1、2、5这三个因素比较容易判断，第6个因素实际上是将前5个因素综合考量后形成的最终判断结果，需要特别关注的是3、4这两个因素。

　　一、关于在先商标的知名度

　　此处对知名度的要求，与驰名商标相比要低一些，但也要满足一定的销售覆盖区域、广告宣传强度以及获得荣誉，曾作为著名商标或驰名商标受保护的记录以及行业排名状况等要求，这些是证明在先商标知名度的有力证据。但对知名度的要求不能一概而论，独创性和知名度都有助于增强商标的识别力，因此这两个因素有时可一并考虑。如果在先商标的独创性特别强，则对其知名度的要求可略微降低，反之亦然。在本案中，根据商评委查明的事实可知，在被异议商标申请日前，引证商标曾先后被认定为著名商标和驰名商标，足以证明其具有较高的知名度。

　　二、关于系争商标注册人的主观恶意

　　如果系争商标注册人明知在先商标的存在，则可以认定其具有主观恶意。系争商标注册人的“明知”可以通过以下因素证明：其与在先商标所有人曾存在贸易往来或者合作、雇佣关系；在先商标的销售区域及知名度能够及于系争商标注册人所在地域。在先商标独创性极强，在一定程度上也可以证明系争商标注册人的主观恶意。在本案中，由于引证商标具有较强的显著性，而被异议商标与引证商标几乎完全相同，这种情况让人很难相信仅仅是一种巧合。考虑到被申请人成长及工作的地域范围均被引证商标的销售区域所覆盖，理应知晓引证商标的实际使用及知名状况，因此商评委认定被申请人具有主观恶意。

　　综合评述

　　根据类似商品和服务区分表，本案中被异议商标指定使用商品与引证商标指定使用的商品并不属于同一类似群组，但在功能、用途、消费对象和销售渠道等方面又确实具有共同之处。商评委基于《商标法》制止不正当竞争、维护公平有序市场环境的立法宗旨，同时考虑被异议商标的注册及使用极易导致消费者混淆这一情况，突破区分表，认定两商标指定使用的商品类似，并依据《商标法》第二十八条对被异议商标不予核准注册。这一做法不仅保护了在先商标权人的合法权益，也有力打击了恶意申请注册行为，对于以后类似案件的处理具有重要的参考价值。必须指出的是，本案对类似商品的判断仅是个案，不具有普遍意义，只有在《商标法》有关制止不正当申请注册的其他条款无法适用的情况下，才能采用以上方式裁决。□商评委