侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的司法适用

  【中文关键字】惩罚性赔偿；司法适用；商标专用权

  【全文】

  编者按：惩罚性赔偿制度作为一种法律救济的基本制度，被英美法系国家广泛适用。我国新商标法借鉴了英美法系侵权法的经验，规定了侵犯商标专用权的惩罚性赔偿责任。这是我国首次在知识产权法领域规定侵权损害惩罚性赔偿责任，不仅是知识产权立法领域的重大突破，也是民商法领域的重大突破。由于这一规定比较原则，如何适用这一新的制度，成为知识产权司法实务中的热点和难点。本文作者对侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的司法适用提出了前瞻性的见解。

  一、侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的适用条件

  商标法第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

  根据上述规定，在侵犯商标专用权纠纷案件中，适用惩罚性赔偿责任必须具备以下三个基本条件：

  1.商标侵权人的过错形态为“恶意”。商标法第六十三条第一款中，用“恶意”一词表述商标侵权人的过错形态，这在我国侵权立法上尚属首次，显然商标法的修改借鉴了英美法系侵权法的经验。根据商标法的立法宗旨、立法体例及相关条款的文义，结合我国民事立法和民法理论的现状，“恶意”一词应当理解为：第一，“恶意”是“故意”的一部分，是“故意”中过错程度特别严重的部分。第二，“恶意”的过错程度非常严重，达到了明知会侵犯他人商标专用权，仍然希望侵权损害后果发生的程度，也就是“故意”中的“直接故意”。明知可能侵犯他人商标专用权，仍然放任侵权损害后果发生的，属于“故意”中的“间接故意”。“间接故意”不构成“恶意”。第三，“恶意”是对侵权人过错程度的界定，不是对侵权行为方式的界定，因此，无论是直接侵权行为，还是间接侵权行为，无论是单独侵权行为，还是共同侵权行为，均有可能构成恶意侵权。

  2.商标侵权情节须达到“严重”的程度。由于商标法第六十三条第一款将“恶意侵权”与“情节严重”予以并列规定，因此，该款中的侵权情节不再包括侵权人的过错程度。该款中的“情节严重”应当至少包括下列情形之一：第一，侵权标识与被侵权商标标识相同，且二者使用的商品相同；第二，侵权标识与被侵权商标标识相同，且二者使用的商品类似，导致相关公众容易产生混淆；第三，侵权标识与被侵权商标标识非常近似，且二者使用的商品相同或者类似，导致相关公众容易产生混淆；第四，侵权期间比较长，可将侵权行为持续的时间超过一年的认定为侵权期间较长；第五，侵权产品的制造地、销售地范围较广，可将侵权行为的制造地、销售地跨越了一个省、自治区或直辖市的认定为侵权范围较广；第六，侵权行为系重复侵权，包括：侵权人曾因同样的商标侵权行为被行政处罚，或被司法认定构成侵权，或向商标权人承认从事商标侵权行为等情形；第七，侵权行为的社会影响较大，包括：侵权行为涉及众多消费者利益，或侵权产品在社会公众中产生比较严重的负面评价等情形；第八，损害后果比较严重，包括：侵权行为给权利人造成的实际损失巨大，或者侵权人侵权获利巨大，或者对权利人的社会声誉造成严重的负面影响等；第九，其他可以认定为情节严重的情形。

  3.商标权人遭受经济损失。只有商标权人因商标侵权行为遭受经济损失，才可能对侵权人适用惩罚性赔偿责任。如果商标侵权行为尚未造成权利人经济损失，如侵权人许诺销售侵权产品，但侵权产品尚未实际销售的，由于商标权人的市场份额并未被侵占，商标权人没有遭受实际经济损失，侵权人也未因侵权行为而获利，此时商标权人至多只能获得为制止侵权行为所支付的合理开支的赔偿，不能获得其他损失赔偿金，更不能获得惩罚性赔偿金。

  二、计算侵犯商标专用权惩罚性赔偿金的基数

  惩罚性赔偿责任是在补偿性赔偿责任的基础上，加重侵权责任人的赔偿责任。因此，计算惩罚性赔偿金的前提是确定补偿性赔偿金的数额，即明确计算惩罚性赔偿金的基数。根据商标法第六十三条第一款的规定，计算侵犯商标专用权惩罚性赔偿金的基数是以下三种补偿性赔偿金之一：

  1.商标权人因被侵权所受到的实际损失。该实际损失可以根据商标权人因被侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量乘以该享有商标专用权商品的单位利润的方法确定。

  2.侵权人因侵权所获得的利益。该侵权获利可以根据侵权商品销售量乘以侵权商品单位利润的方法确定；侵权商品单位利润无法查明的，可以按照享有商标专用权商品的单位利润计算。

  3.参照被侵权商标许可使用费的倍数合理确定的赔偿金。被侵权商标合理许可使用费应当以实际发生的并且是合理的为参照，倍数一般应控制在三倍以内。因为参照被侵权商标许可使用费的倍数合理确定的赔偿金额仍然是补偿性赔偿金，因此这里的倍数不宜太高，以控制在三倍以内为宜，否则此时确定的赔偿金就有落入惩罚性赔偿金之嫌。

  三、不能作为计算惩罚性赔偿金基数的两种赔偿金

  在计算侵犯商标专用权惩罚性赔偿金数额时，不能将以下两种赔偿金作为计算惩罚性赔偿金的基数：

  1.法定赔偿金。计算侵犯商标专用权惩罚性赔偿金基数的补偿性赔偿金不应当包括法定赔偿金，主要理由是：第一，法定赔偿金本身就具有一定程度的惩罚性赔偿的性质。因为确定法定赔偿金数额的重要依据之一是侵权人的过错程度，侵权人的过错程度与法定赔偿金数额成正比，而确定补偿性赔偿金不应当考虑侵权人的过错程度，补偿性赔偿金应当填平权利人损失，损失多少，补偿性赔偿金就是多少，与侵权人的过错程度无关。可见，法定赔偿金具有一定程度的惩罚性赔偿的性质。第二，商标法第六十三条第三款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”可见，如果将法定赔偿金作为计算惩罚性赔偿金的基数，则在可以适用惩罚性赔偿责任的案件中，法院判决的赔偿金额可以高达900万元。这就导致在许多案件中，惩罚性赔偿金的范围过大，不利于公平合理地确定商标侵权的惩罚性赔偿金。第三，将法定赔偿金作为计算惩罚性赔偿金的基数，还容易导致商标权人为获得高额赔偿金而怠于举证，从而在诉讼中直接要求以法定赔偿金为基数确定惩罚性赔偿金，这就不利于商标侵权惩罚性赔偿责任的规范适用。

  2.合理开支。商标法第六十三条第一款规定，赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。这里的“合理开支”不应当纳入计算惩罚性赔偿金基数的补偿性赔偿金的范围，主要理由是：第一，赔偿“合理开支”具有惩罚性赔偿的性质。因为侵犯商标专用权的行为是一种盈利性的侵权行为，以权利人的实际损失、侵权人的侵权获利、商标合理许可使用费的倍数确定赔偿金，均是要求侵权人支付其本来应当支付的经济成本，侵权人并未因承担这三种赔偿金而使其既有利益受损或减少，因此，以上述三种方式确定的补偿性赔偿金对侵权人不具有惩罚作用。而赔偿“合理开支”则是侵权人在支付使用商标的合理成本之外，额外承担的赔偿金，是侵权人既有利益的减少和损失。因此，赔偿“合理开支”对侵权人具有一定程度的惩罚作用，即这一赔偿方式具有惩罚性赔偿的性质。如果在“合理开支”的基础上计算惩罚性赔偿金，则有重复惩罚之嫌，扩大了侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的适用范围。第二，将“合理开支”作为计算惩罚性赔偿金的基数，容易导致判赔金额显失公正。在司法实践中，往往权利人实际损失、侵权人侵权获利以及商标合理许可使用费较少，或者没有实际损失、侵权获利以及商标合理许可使用费，但此时商标权人的“合理开支”却很多。因此，如果可以将“合理开支”作为计算惩罚性赔偿金基数的补偿性赔偿金，则在权利人没有损失或权利人损失很小的情况下，侵权人也可能承担高额的赔偿金，这将导致判赔金额显失公正。

  四、侵犯商标专用权惩罚性赔偿金的数额范围

  根据商标法第六十三条第一款的规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在补偿性赔偿金的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。因此，侵犯商标专用权的惩罚性赔偿金应当控制在补偿性赔偿金的两倍以内，包括两倍。商标法并没有规定惩罚性赔偿金必须是补偿性赔偿金的整倍数，因此，法院可在补偿性赔偿金的两倍范围内，根据侵权人的恶意程度以及其他侵权情节，合理确定相应的倍数。比如，如果确定惩罚性赔偿金是补偿性赔偿金的0.5倍，则判决恶意侵权人赔偿商标专用权人的赔偿金额为1.5倍的补偿性赔偿金。

  【作者简介】

  朱丹，单位为上海市高级人民法院。